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峰回路转

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日志

 
 

创业公司该如何安排商标的注册策略?专业人士有哪些好的建议?(转载)  

2014-12-24 07:17:52|  分类: 知识天空 |  标签: |举报 |字号 订阅

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以下原文转载自知乎每日精选

不邀自答——题主设定的问题和语境,不仅仅适用于新生代互联网创业型公司,对于任何类型的企业来说,商标注册策略都是十分重要的。可是,尽管无论是媒体报道还是自我承诺,大家都认为知识产权很重要、商标很重要。但是,令人不解的是,仍然会出现类似嘀嘀打车这样被动至极的案例,甚至还免不了商标侵权的干系。以上的嘀嘀打车的案例,尽管被指控侵权之后立即更名滴滴,但是更名前的商标侵权行为并未消除,真正的商标权利人还是可以主张商标侵权的民事赔偿责任。究其原因,还是归结到不重视。
当然,导致这个问题产生的原因,肯定不只是这一个,但是我根据多年来商标注册和诉讼的经历来看,创业公司如果真的想避免这种情况的发生,就必须克服以下几个因素:
1. 以为商标侵权没什么,以为不会产生什么法律责任——更可怕的情况在于,根本意识不到什么叫做商标侵权。比如,嘀嘀打车可能认为,将一款手机APP应用命名为嘀嘀打车,似乎没有什么问题嘛,跟商标有啥关系?
2. 可怕的拖延症——一方面是由于团队内部没有知识产权主管或负责人,导致行政人员直接接手,但是要向团队领导汇报,而团队领导又忙又不了解不熟悉, 最终导致决策一直下不来,那么就一直拖下去,直到“久病成疾”;另一方面,因为看不到商标注册会带来直接的收益,知识产权负责人或者具体经办人申请预算时,财务卡壳刁难,领导不理解(比如,干嘛要注册防御商标啊?干嘛要注册这么多个,干嘛分拆?——于是又继续拖下去,直到拖出问题。
3. 对外部商标顾问或者律师不信任——作为律师,我并不在此表达对当事人或者客户的不满,但是实际当中,这种顾虑、猜忌、疑惑是非常正常的,往往需要商标律师或者顾问费尽口舌,来解释很多商标法上的概念、原则、制度、司法态度等等,并且出于为客户全方面保护的考虑,往往建议客户申请多个商标,或者在多个类别申请多个商标——如果发生在创业公司本身对商标不重视,或者商标预算十分有限的情况下,公司这边与商标顾问或者律师接洽的经办人, 就会表现出极大的抵触情绪,认为商标顾问或者律师为了招揽业务而刻意“夸大其词”、“耸人听闻”,往往最终从公司领导处汇报回来之后,扔给商标顾问或律师的答案就是:我们只需要在这个类别注册这么一个商标,就足够了,我们不需要那么多。当公司业务做大之后,发现同一类别的其他小项上,有人注册了一模一样的商标,或者虽然不是一个类别,但是与自己业务关联性很密切的其他类别上,有人注册了一模一样的商标,导致自己的品牌受损,此时想要通过异议、无效宣告、及继而的行政诉讼去“维权”时,费用将是本该投资注册的费用的几十倍,时间不是几十天,而是几年,最终吃亏的,还是企业自己。
我想,每一个在此贴上答案的题友都会建议企业聘请有经验与靠谱的商标顾问或者律师,这显然的确是非常重要的,但是,实际上,更为重要的,则是企业自身开放的心态、长远投资的目光、积极正面的信任——如果没有这些,即使找到再经验丰富的商标顾问或者律师,也可能还是出现问题,甚至很有可能把商标顾问或者律师“气”出毛病。所以,在此,我奉劝创业公司真正重视商标,放低姿态勿以客户的身份“压迫”商标顾问或者律师,积极展开讨论与磋商,主动表达自己的想法、业务计划和潜在顾虑。只有这样,商标顾问或者律师才有真正的可能来全面了解你这家公司——商标注册策略真正有效的前提,依赖于商标顾问或者律师对公司及其业务、背景、规划、顾虑的把握,从而使得商标顾问或者律师能够从更为全面、深入、广泛的角度,提出商标注册的建议、方案,最终帮助企业获得商标权,最大程度避免将来被抢注、攀附、侵权。
所以,如果一家创业公司做不到以上要求,不必谈商标注册策略。
从实务角度出发,实际使用前进行检索、组合商标分拆多个、申请注册防御商标等等,都是通行的、有效的策略和办法。在制定商标注册策略时,我谨提供很少被讨论、很少被重视但是实际上却非常重要的两个方面:
1. 提前做好商标检索
真正负责任的商标顾问和律师,不会盲目告诉客户这个商标该不该申请、能不能授权,而是都会先告诉他:我需要根据你的业务确定类别、商品或服务,做一次检索,看看是否已经被注册,或者存在在先近似商标可能会威胁到驳回你的商标。
商标检索意义重大,不仅仅能够避免无谓的浪费,也能够为可能预见的驳回、异议提前做好准备,提早进行证据的收集、整理和归档。但是,商标检索不只是在商标局官网上输入类别和关键词,直接跳出结果,一个个点开看,就足够了的——还应当:
(1)部分类别下的类似群下的小项,可能要与其他类别的小项,进行交叉检索,如果不注意这一点,极有可能漏检;
(2)商品和服务分类表经常更新,在先商标可能是根据旧分类表注册,所以它的类似群号可能实际上已经更改,但是商标局官网未能及时更正,所以,如果不加仔细甄别,可能错检;
(3)如果这个类别存在耳熟能详的驰名商标,如果你的商标与其存在部分构成要素近似,尽管这个驰名商标涵盖的类似群或者小项与你已经选好的不一致,还是有可能遭到驰名商标所有人提出异议,并可能最终无法注册,因为驰名商标可以享受跨类似群、甚至跨类别的保护效力,这个时候就有必要修正商标(重新设计),或者同时申请本来样子的商标、重新设计之后的商标,求一个双保险。
商标检索其实是非常辛苦的工作,对商标顾问和律师的专业要求度非常高。实践当中,为了顾虑和吸引客户申请注册,商标顾问和律师往往还是会愿意免费做商标检索,但是仅限于能够承受的范围内,如果企业的要求非常不合理(比如45个类别全部检索)或者工作量实在是太大(尤其是待注册商标实在是太普通,导致检索结果上百个,商标顾问和律师往往会要求付费后检索,这个时候企业就应当认真作出考虑。对于那些信口开河给客户承诺100%包过、更有甚者“绿色通道”的商标代理机构,我们作为同行不愿意多说什么,但是任何理智的当事人,都知道不应当全信并敬而远之。
不过,尽管商标检索非常重要,但是,很遗憾,我们国家商标局的官网查询系统,非常糟糕,信息滞后太严重(更新周期为三个月,也就是说,在检索日前的三个月内,到底发生了什么,谁也不知道),信息错误率不低(这是真的,不是唬人的,商标局的筒子亲自电话里说:干嘛完全相信我们网上的?!),导致检索结果的有效性,难免打折扣。当然,对于部分商标,可以结合其初审公告日期、商标流程状态、申请日等等信息,可以肯定网上信息的准确度,不过,这得取决于商标顾问和律师的个人经验和判断。所以, 此处可能不是很能接受,但是仍然是肺腑之言的一个建议:哪怕检索得出申请前景不乐观,对于核心商标,仍然建议申请,因为保不准网上信息不准确,而事实真相则是那个在先的商标实际上已经无效了,无法再构成障碍。
这种信息有误的情况,并不少见。典型例子:商标申请日因不服商评委驳回复审,提起行政诉讼,由于诉讼立案受理到商评委接到法院通知,至少五个月时间,而商标局官网早就更新这个商标“无效”——事实则是,这个商标仍然在申请中pending,仍然会对你的申请构成障碍,只是,谁也查不到罢了。
呃,不吐槽了,任何一个商标从业人员,都免不了对这个商标局官网大倒苦水啊!
2. 提前被可能驳回或者异议做好准备
导致驳回的原因有很多,除非是因为属于商标法禁用的标识(比如国旗国徽、有伤公序良俗),无非是缺乏显著性、与在先商标构成近似,这两个是最主要的原因。在此类驳回复审的案件当中,此处答题不讨论近似判断的问题, 我谨提供一个建议,那就是商评委(包括后续的北京知识产权法院、北京高院)在抽象判断标识本身是否近似、商品和服务是否类似之外,也会结合被驳回商标的知名度进行综合考虑。如果你能够证明商标从申请日起,一直就有使用,到被驳回之日,已经小有名气(或称:一定的知名度),在模棱两可(也就是,你说近似也对,你说不近似也对,完全取决于裁判者主观意见)的情况下,有助于你说服裁判者你的商标已经取得了区别于在先商标的显著性,本来如果不举证可能继续驳回的情况下,就增加了一份筹码。
相同的,如果商标被商标局核准进入初审公告期间,被他人引证在先商标提出异议时,也可以采取上诉策略,证明自己的商标的知名度,最终证明不会造成消费者混淆,从而克服异议。
那么此处所谓准备,是指什么呢?商标使用证据!企业从一开始就应当充分重视商标使用证据的收集、整理和归档,以免火烧眉毛时,却拿不出任何有效的证据。这些证据比如:销售合同、发票;行业奖项、荣誉;审计报告;出口记录(如有);消费者反馈(如网上留言、评价);有关自己企业的媒体报道、杂志期刊;参加重要行业活动的资料——等等,不一而足。这些证据证明的要点在于:你一直在投资进行商标使用,已经小有成就,已经在市场上站稳脚跟,已经取得了一定的声誉和影响力。而一旦这个证明目的达到了,商标审查员和法官往往就会放宽尺度——尽管不是每一个案子都放宽,但是至少增加了这个可能性。
最后,尽管驰名商标制度被严重声讨、严重鄙视,连带着地方的所谓著名商标也被学术界鞭笞。但是,仅从实务角度来看,行政途径认定驰名商标对于创业公司很难。但是,积极申请认定地方的著名商标,仍然是有意义的,因为商标局、商评委、法院往往都会认可著名商标的荣誉可以体现出企业商标使用的效果,达到一定的知名度,间接上可以帮助企业减轻举证压力。著名商标的要求不像驰名商标那么严格,对于创业公司来说,商标申请后起码1年才有结果,碰到驳回复审、异议,则可能再加上1年,如果还要诉讼,起码再加1-2年,所以完全有充分的时间来积极使用,并申请著名商标的认定。待将来评审阶段或者诉讼阶段,作为证据提交,多少都是很有帮助的。
以上就是我的建议。对于创业企业来说,取得商标注册,是最为关心的,至于什么所谓商标战略、商标运营等等“高大上”的东西,还涉及不到。所以,如若要求取得商标注册,从我个人经验来说,能做到以上几点要求,就能够很大程度上帮助企业增加获得商标注册的信心和可能性,在发生驳回或异议的时候,有备无患、沉着应战。毕竟,拿到核心商标之后,再说高大上的战略吧。
商标法律问题其实非常复杂,以上仅限于答题时设定的语境,其他商标问题略而不论。如果题主是企业内部人员,如能接受以上建议,则再好不过。当然,真正完成策略,还需企业自己和外部商标顾问或律师的共同努力。
来源:知乎 www.zhihu.com
作者:知乎用户(登录查看详情)

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